Atunci când vorbim despre externalizarea procesului de dezvoltare a unui program/aplicație software de către o companie (Client) către un dezvoltator software (Dezvoltator) - relație de outsourcing -, unul dintre cele mai mari riscuri juridice este legat de proprietatea intelectuală (IP). IP înseamnă drepturi de autor, mărci, desene industriale, brevete, secrete de comerț, know-how, schițe, etc. și poate îmbrăca cele mai diverse forme (baze de date, coduri-sursă, logo, interfața grafică, notițele dintr-o agendă, etc.).
O astfel de relație de outsourcing presupune ca Dezvoltatorul să creeze programul/aplicația software în mod personalizat, pe baza instrucțiunilor și cerințelor Clientului, adaptată nevoilor acestuia; iar Clientul, la rândul său, să achite o suma de bani pentru serviciile pe care i le-a prestat Dezvoltatorul.
Fără a-și propune să fie exhaustiv, articolul de față abordează, în principal, perspectiva Clientului și modul în care acesta se poate asigura că drepturile de IP rămân ale sale în contextul outsourcing-ului către Dezvoltator. Așadar, când decideți să externalizați, vă recomand să urmați câțiva pași:
Primul pas este să identificați ce elemente de IP dețineți, în ce mod sunt protejate și care dintre ele trebuie dezvăluite pentru scopurile outsourcing-ului (dacă nu este necesar, IP-ul nu ar trebui dezvăluit). Apoi, să verificați dacă contractele pe care le-ați încheiat cu alte persoane (și care vizează atât IP licențiat/cedat de Client către terți, cât și IP licențiat/cedat Clientului de către terți) vă interzic să dezvăluiți sau să permiteți utilizarea IP-ului de către Dezvoltator, fără permisiunea celuilalt partener contractual.
După ce ați ales Dezvoltatorul și i-ați verificat reputația, ar trebui să aflați dacă are resursele și capacitățile corespunzătoare pentru a va proteja IP-ul împotriva utilizării neautorizate, pierderii sau furtului.
În plus, poate fi util să aflați care este cadrul legal aplicabil IP din țara Dezvoltatorului și să identificați măsurile pe care sunteți dispuți să le luați în cazul în care înțelegerea de outsourcing se deteriorează sau eșuează. Pregătiți un exit strategy.
Un contract prin care se stabilesc pe larg termenii relației de outsourcing poate avea un volum foarte mare și poate fi deseori greu de urmărit. Pentru a proteja drepturile IP, puteți avea în vedere câteva principii relativ simple și ușor de reținut:
În mod obișnuit, în baza legislației privind dreptul de autor, un program/aplicație software creat(ă) de către Dezvoltator la comanda Clientului, în baza unei relații de outsourcing, este considerat operă la comandă.
Privind opera la comandă, legislația aplicabilă în România prevede că drepturile aparțin autorului (persoana fizică care creează opera - în cazul de față, programatorul care dezvoltă programul software) - în cazul în care contractul nu prevede altceva. Însă, potrivit aceleiași legislații, angajatorul va deține drepturile patrimoniale de autor asupra programelor create de programatorul-angajat în timpul exercitării atribuțiilor sale de serviciu (cu excepția cazului în care contractul încheiat între angajat și angajatorul său nu prevede altceva).
Totuși, este posibil ca legislațiile aplicabile în alte state să prevadă ca drepturile de autor asupra unui program software-opera la comandă aparțin celui care l-a comandat (adică Clientului).
De aceea, lipsa unui contract scris prin care să se delimiteze clar drepturile și obligațiile Clientului și ale Dezvoltatorului, poate duce la confuzie, în special dacă intervin și alte elemente (cum ar fi: naționalitatea străină a uneia dintre părți - aspect ce duce la un posibil conflict de legi aplicabile, existența altor acorduri comerciale încheiate între cele două părți privind alte proiecte, etc.).
Claritatea asupra drepturilor de IP este relevantă mai ales în contextul în care Clientul intenționează să folosească unele componente ale programului software și pentru alte proiecte sau când va dori să-l vândă (cumpărătorul va cere să-i garantați că dețineți în mod legitim ceea ce vindeți).
Multor companii le e teamă că dacă vor apela la un Dezvoltator, acesta ori va folosi programul software nou-creat, pretinzând că îi aparține, ori va folosi know-how-ul la care a avut acces, în favoarea următorului client.
Pentru a evita asemenea riscuri, este in interesul ambelor părți să încheie un contract bine redactat privind modul în care funcționează externalizarea dezvoltării software. Doar abordând toate aspectele de la început, Clientul și Dezvoltatorul pot pune bazele unui proiect de succes și a unui parteneriat de durată. De asemenea, nu trebuie pierdută din vedere protecția Clientului față de riscul ca proprii săi angajați să-i prejudicieze drepturile de IP (aceștia au acces la codul-sursă pe care l-au creat și la informatii valoroase din interiorul companiei). Și în acest caz, un contract de confidențialitate între angajat și angajator ar trebui să fie un mijloc eficient de protecție.
Claudia Jelea este avocat specializat pe aspecte ce implică mediul online, comerțul electronic și IT&C, mărcile, drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal. Membră a Baroului București și a Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială.
LinkedIn & Twitter: claudiajelea | www.jlaw.ro | Facebook: IPBoutique.Legal
de Ovidiu Mățan
de Irina Rotaru
